1、美国专利法与实务简介美国专利法与实务简介关于可授权的主题关于可授权的主题n 只有发明，没有实用新型只有发明，没有实用新型n 医疗或外科手术方法可授予专利权，但权利的行使受到限制医疗或外科手术方法可授予专利权，但权利的行使受到限制n（医疗人员或者相关护理人员从事医疗活动侵犯专利权的，专利权人（医疗人员或者相关护理人员从事医疗活动侵犯专利权的，专利权人不得对其主张权利）不得对其主张权利）新颖性新颖性n 抵触申请可以用来评价创造性抵触申请可以用来评价创造性非显而易见性非显而易见性n 结合的动机（Motivation to Combine）n“教导提示动机教导提示动机”准则准则n 辅助因素：n 商业成
2、功 commercial successn 他人仿制 copyingn 许可 licensesn 长期迫切的需求 long-felt needn 赞许和怀疑 praise and skepticismn 他人在先的失败 prior failures of othersn 意想不到的效果 unexpected results能够实现能够实现(Enablement)n 说明书还应公布发明人所熟思的实施该发明的最好方式。说明书还应公布发明人所熟思的实施该发明的最好方式。n 在诉讼中，对没有公开最佳实施方案的专利，不能以此为由判定在诉讼中，对没有公开最佳实施方案的专利，不能以此为由判定专利无效或不能实
3、施。专利无效或不能实施。n 但美国专利商标局很可以以但美国专利商标局很可以以“未公开最佳实施方案未公开最佳实施方案”而驳回专利而驳回专利申请申请法：69条法：376条（编号不连续）细则：122条细则：1578条（编号不连续）指南：543页指南：2000多页（正文部分）不断有新案例，指南随之更新不断学习不断学习5 5倍！倍！13 13倍！倍！4-84-8倍！倍！中美主要法条对比中美主要法条对比中国中国美国美国撰写提交OA处理颁发年金补交文件驳回授通继续审查申诉继续申请继续申请.20年国内业务流程国内业务流程n 对照对照-OA的答复期限：的答复期限：n3个月，最长个月，最长6个月个月n 对照对照
4、授权通知书后，办登缴费和改正形式缺陷期限：授权通知书后，办登缴费和改正形式缺陷期限：n3个月，不可延期个月，不可延期08年3月24日：驳回08年6月6日：意见陈述，未修改权利要求08年6月18日：参考性审查意见08年年7月月24日：继续审查（日：继续审查（RCE）08年8月8日：OA，无创造性 多篇老文件+一篇新文件（Kilmer）08年11月4日：电话会晤08年11月7日：意见陈述，修改权利要求09年1月23日：授权通知书驳回后处理（继续审查）驳回后处理（继续审查）在先申请递交05年8月20日在先申请颁发08年5月6日继续申请递交08年5月5日继续申请颁发09年9月1日继续申请、优先权等继续
5、申请、优先权等确定：现有技术的范围和内容范围和内容；现有技术和权利要求之间的区别区别；相关领域普通技术人员的水平水平；显而易见或不显而易见。组合时：分析必须明确明确 必须教导或暗示全部全部技术特征 不能事后诸葛亮（更多内容，请见MPEP 2141）在中国在中国恐怕很恐怕很难做到难做到创造性的判断创造性的判断提交美国申请准备外国申请文件联系外国事务所递交1年内指示提实审、主动修改3或5年不等转达OAEP,JP,CN,TW,BR,KR,讨论、撰写指示信供客户审核发出指示信转达授通/驳回讨论、建议分案供客户审核指示分案、复审、办登等IDS（交资料）讨论讨论国际业务流程国际业务流程撰写专利申请时的一些
6、注意事项撰写专利申请时的一些注意事项1.从机器的角度来写（由里至外）从机器的角度来写（由里至外）2.对方法权利要求而言，建立与机器的联系对方法权利要求而言，建立与机器的联系3.减少或合并技术特征，以简炼或有更大范围减少或合并技术特征，以简炼或有更大范围4.将技术特征移入从属权利要求，但保证完整性将技术特征移入从属权利要求，但保证完整性5.权利要求之间措辞的区别权利要求之间措辞的区别6.选用正确的技术术语选用正确的技术术语7.选用便于译为中文的术语或短语选用便于译为中文的术语或短语8.“至少一个至少一个”与与“一个或多个一个或多个”撰写专利申请时的一些注意事项撰写专利申请时的一些注意事项9.不用
7、多项从属（但进入中国时，可考虑加入多项从属）不用多项从属（但进入中国时，可考虑加入多项从属）10.在方法权利要求中，少用在方法权利要求中，少用“步骤步骤”11.有条件地使用有条件地使用“or”，保证清楚、简炼、降低权项数，保证清楚、简炼、降低权项数12.注意注意“means for doing.”的使用的使用13.牢记牢记 Enablement和和Written Description要求要求14.在在发明内容部分讨论拟解决的技术问题发明内容部分讨论拟解决的技术问题15.技术术语的自定义技术术语的自定义16.描述多种例子、描述多种例子、变型变型撰写专利申请时的一些注意事项撰写专利申请时的一些注
8、意事项17.用用“an embodiment,”“embodiments,”“in one embodiment”等，等，而不用而不用“invention”18.使用使用“for example”、“may”19.避免避免“极致极致”性词汇的使用，如性词汇的使用，如“essential”、“important”、“very”、“typical”等等 20.说明书与权利要求用语要一致说明书与权利要求用语要一致21.熟练使用绘图软件熟练使用绘图软件一个比较完整的例子一个比较完整的例子200710038228.X3/20/07中国12/052,2873/20/08美国CIP:12/185,6048/
9、4/08(6/8/10)DIV:12/793,4826/3/08(2/2/11)CON:13/008,8221/18/11(11/9/11)CON:13/305,45811/8/11(4/24/12)还有其他CON吗？一个比较完整的例子一个比较完整的例子专利授权后程序专利授权后程序订正程序订正程序 声明放弃程序声明放弃程序 抵触程序抵触程序/溯源程序溯源程序 再颁程序再颁程序 复审程序（再审程序）复审程序（再审程序）其他涉及专利有效性及专利侵权的程序其他涉及专利有效性及专利侵权的程序溯源程序溯源程序 取代原取代原“抵触程序抵触程序”先发明制先发明制先申请制先申请制 双方复审程序双方复审程序 1
10、.1.双方复审程序双方复审程序申请申请专利法第专利法第311311条规定条规定任何第三人在任何时候均可以依第任何第三人在任何时候均可以依第301301条所规定的引证现有技术提出双方复审请求。条所规定的引证现有技术提出双方复审请求。复审请求应当以书面形式提出，并包括利益关系人的真实身份，以及根据本编第复审请求应当以书面形式提出，并包括利益关系人的真实身份，以及根据本编第4141条的规定缴纳双方复审费用；和复审请求的每项权利要求与所引证的现有技术的相关性及条的规定缴纳双方复审费用；和复审请求的每项权利要求与所引证的现有技术的相关性及影响方式。影响方式。局长应立即将请求书副本送至专利证书记载的专利权
11、人。局长应立即将请求书副本送至专利证书记载的专利权人。双方复审程序双方复审程序 双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序双方复审程序获得复审指令的第三方请求人在以后的全部或部分由第获得复审指令的第三方请求人在以后的全部或部分由第2828编第编第13381338条引起的民条引起的民事诉讼中不得以在双方复审程序中已经提出或本应提出的任何理由再主张已最终确定事诉讼中不得以在双方复审程序中已经提出或本应提出的任何理由
12、再主张已最终确定为有效和可专利性的任何权利要求无效，但不禁止以新发现的在双方复审程序不能得为有效和可专利性的任何权利要求无效，但不禁止以新发现的在双方复审程序不能得到的现有技术主张无效。到的现有技术主张无效。AIAAIA的增加与修改的增加与修改n 补充审查补充审查 专利权被授予后，允许专利权人提出进行补充审查的请求。专利权被授予后，允许专利权人提出进行补充审查的请求。专利权人可以要求考虑、重新考虑或校正该专利相关的资料，但专专利权人可以要求考虑、重新考虑或校正该专利相关的资料，但专利权人不得提交在诉讼中已经提交的现有技术。利权人不得提交在诉讼中已经提交的现有技术。AIAAIA的增加与修改的增加
13、与修改n 双方再审程序双方再审程序 取代原双方重审程序取代原双方重审程序 在专利授权或专利再颁后在专利授权或专利再颁后9 9个月、专利授权后重审程序重之日后提出个月、专利授权后重审程序重之日后提出请求。请求。AIAAIA的增加与修改的增加与修改n 授权后重审程序授权后重审程序 一种新的授权后重申程序一种新的授权后重申程序 任何人（除专利权人外）可以在专利授权或者再颁之日起任何人（除专利权人外）可以在专利授权或者再颁之日起9 9个月内提个月内提出请求。出请求。美国法院系统美国法院系统n 美国是一个联邦制国家，有联邦宪法和联邦法律美国是一个联邦制国家，有联邦宪法和联邦法律、州宪法和州法律两个法律体
14、系，但联邦宪法和、州宪法和州法律两个法律体系，但联邦宪法和联邦法律具有最高地位。联邦法律具有最高地位。n 法院同样存在联邦法院系统和州法院系统，联邦法院同样存在联邦法院系统和州法院系统，联邦有最高法院，各州也有州的最高法院（有的州称有最高法院，各州也有州的最高法院（有的州称为州最高上诉法院或上诉法院）。州法院是州政为州最高上诉法院或上诉法院）。州法院是州政府的司法部门，联邦法院则是联邦政府的一个部府的司法部门，联邦法院则是联邦政府的一个部门，这两套法院之间没有上下级关系，但在司法门，这两套法院之间没有上下级关系，但在司法管辖的范围上有所分工。管辖的范围上有所分工。美国联邦法院美国联邦法院Uni
15、ted States Federal Courts美国最高法院United States Supreme Court地区巡回上诉法院（12个巡回审判区）U.S.Court of Appeals,(12 Regional Circuits)美国联邦巡回上诉法院The United States Court of Appealsfor the Federal Circuit 税务法院Tax Court美国联邦地区法院94个U.S.Federal District Courts国际贸易委员会337调查国际贸易法庭权利申诉法院Claims Court美联邦法院美联邦法院United States Fe
16、deral Courts专利案件的管辖专利案件的管辖n 一审：由一审：由12个联邦巡回区的个联邦巡回区的94个联邦地区法院（个联邦地区法院（U.S.Federal District Courts）审理；审理；n 二审：由美国联邦巡回上诉法院二审：由美国联邦巡回上诉法院（The United States Court of Appeals for the Federal Circuit）审理；）审理；n 三审：由美国最高法院（三审：由美国最高法院（United States Supreme Court）审理。）审理。联邦巡回区上诉法院联邦巡回区上诉法院 The United States Cou
17、rt of Appeals for the Federal Circuit n 联邦巡回区上诉联邦巡回区上诉法院的管辖法院的管辖权包括：权包括：（1）对九十四个地区）对九十四个地区法院的专利诉讼案的上诉有排他性管辖权；（法院的专利诉讼案的上诉有排他性管辖权；（2）受理直接）受理直接来自美国专利与商标局、来自美国专利与商标局、或者通过哥伦比亚特区联邦地区或者通过哥伦比亚特区联邦地区法院的一审，间接来自该局的专利申请争议的上诉案；法院的一审，间接来自该局的专利申请争议的上诉案；(31%)（3）受理美国权利要求法院、国际贸易法院的上诉）受理美国权利要求法院、国际贸易法院的上诉案；案；（4）受理来自联
18、邦雇员工作保障委员会、政府合同受理来自联邦雇员工作保障委员会、政府合同上诉委员会等行政机构的上诉案。上诉委员会等行政机构的上诉案。美国最高法院美国最高法院United States Supreme Courtn 由由9名大法官组成名大法官组成n 大法官投票决定颁发或拒绝调卷令（大法官投票决定颁发或拒绝调卷令（“四的规则四的规则”）（）（Justices vote to grant or deny certiorari(rule of four)n 每年申请上诉的案件量超过每年申请上诉的案件量超过8000件（件（8，000+Petitions for certiorari Filed Annually)n 为审查和判决而受理为审查和判决而受理80-100件（件（80-100 Accepted for Review and Decision)美国专利诉讼情况美国专利诉讼情况n通过律师、法官提出和解动议和方案使通过律师、法官提出和解动议和方案使97%的侵权诉讼案件在开庭审理之前就以的侵权诉讼案件在开庭审理之前就以专利权人和解胜诉的方式结案。专利权人和解胜诉的方式结案。n（加州北区法院只有（加州北区法院只有1%的案件最终进入审的案件最终进入审判阶段，德州东区法院是判阶段，德州东区法院是3.7%)
