1、企业专利许可的系统流程设计企业专利许可的系统流程设计及内容及内容张菊张菊问题问题 龙鑫公司是一家医药企业，拥有多项专利，具有良好的应用前景。很多企业都愿意交纳许可费获得使用许可。龙鑫公司也想要将专利许可出去获得一定的费用。 龙鑫公司在许可的时候，要考虑什么问题呢？ 其他企业是基于什么目的要许可呢？2022-6-22/49 Outline 专利许可的基本知识与理论渊源 专利许可的流程 筛选 评估 谈判 签约 专利许可的内容2022-6-23/49 专利： 主要指专利权，也涉及专利技术、专利信息 主要指发明专利，也涉及实用新型、外观设计专利 许可指专利（权）实施许可，也称使用许可2022-6-24
2、/49 中华人民共和国专利法 第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。 第十二条 任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。2022-6
3、-25/49 专利许可的基础 专利权是一种垄断权（排他权） 包括对“制造、使用、许诺销售、销售、进口的垄断权” 在以上业务中涉及到专利产品或专利方法，须申请和获得许可，否则构成侵权 对外许可专利权（license-out） 申请专利权许可(license-in) 许可人(licenser) 被许可人（licensee）2022-6-26/49专利为什么需要许可2022-6-27/49经济学特性经济学特性经营管理特点经营管理特点对经济环境的要对经济环境的要求求政策含义政策含义收益外部性强带动、刺激同类和相关产品、工艺的发展良好的法制和政策环境需要在区域层面进行管理，利用外部性的益处、减少外部性的
4、弊端权得流动性差容易许可、不容易买卖方便和利于许可的专业强的服务许可价值评估工具和许可格式合同研发沉没成本高持续的现金流支持连续的投入、可预见变化的政策政策环境投融资风险评估与管理体系；政策的连续、一贯生产边际成本低快速、大量复制生产对侵权式模仿的打击有效的知识产权保护措施可开发潜力大创意性应用活跃的信息环利于交流、讨论 企业专利许可的类型1）独占实施许可（简称独占许可） 是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，而且专利权人自己也不得实施该专利。 独占实施许可的被许可人可以根据合同的约定独占地实施专利技术，排除专利权人的实施行为。 也可以在专利权人不起
5、诉的情况下单独提起侵权诉讼，或者请求人民法院采取诉前临时措施。 这种许可与普通许可和独家许可相比，对专利权人的权利限制最大，所以，专利权人要求的使用费就最多2022-6-28/49 （2）排他实施许可（简称排他许可） 也称独家许可，是指在一定时间内，在专利权的一定地域范围内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，但专利权人自己有权实施该专利。 与普通许可相比，专利权人受到较大的限制，被许可人享有较大的权利，所以，专利人要求的使用费应比普通许可较多。 除当事人另有约定的以外，排他实施许可合同的许可人不具备独立实施其专利的条件，与一个法人、其他组织或者自然人合作实施该专利，或者通过技术入股实施该专
6、利，可视为许可人自己实施专利。但许可人就同一专利与两个或者两个以上法人、其他组织或者自然人分别合作实施或者入股联营的，属于合同法第351条规定的违反约定擅自许可第三人实施专利的行为2022-6-29/49（3）普通实施许可（简称普通许可） 是指在一定时间内，专利权人许可他人实施其专利，同时保留许可第三人实施该专利的权利。（最常见） 普通许可的被许可人能否作为原告提起侵权诉讼，能否申请人民法院采取临时措施，关键在于实施许可合同的具体约定。 当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确，依照合同法第61条的规定不能达成补充协议的，视为普通实施许可。2022-6-210/49 （4）分实施许可（简
7、称分许可） 是针对基本许可而言的，即在被许可人与专利权人订立实施许可合同的基础上，被许可人依照与专利权人的协议，作为许可人再许可第三人实施同一专利，被许可人与第三人之间的实施许可就是分许可。 这种许可只有在原许可协议中明确规定的情况下才能生效，因此，分许可的被许可人一定要确定许可人是否有权进行分许可，否则，就有可能构成侵权。2022-6-211/49 （5）交叉实施许可（简称交叉许可） 也称作互换实施许可，是指两个专利权人互相许可对方实 施自己的专利。 这种许可，两个专利的价值大体是相等的，所以一般是免 交使用费的，但如果二者的技术效果或者经济效益差距较 大，也可以约定由合同一方当事人给予另一
8、方当事人以适 当的补偿。 交叉许可的性质，既可以是普通许可，也可以是独占许可 或排他许可。2022-6-212/49 强制许可 也称“非自愿许可”，是指国家专利行政部门根据具体情 况，可以不经专利权人的同意，通过行政申请程序直接允 许申请者实施发明专利或者实用新型专利，并且向其颁发 实施专利的强制许可。 强制许可也是一种实施专利的许可，是对专利权人权利的 一种限制。强制许可实施人不能无偿时实施专利，他必须 向专利权人支付合理的使用费。双方对强制许可的使用费 达不成协议的，专利行政管理部门有权作出裁决。专利权 人对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。2022-6-213/49 专利许可的特征当事
9、人的平等主体性被许可人和许可人是平等的民事主体许可关系依许可合同成立合同的自愿原则内容的可谈判性权利的法律规定性专利申请、审查、授权专利有效期地域性权利设定对象的无形性不能在同一时间内把同一不可分割的有形财产许可给两个民事主体，但专利可以时间性许可合同约定的时间与专利有效性空间性合同约定的地区与专利的有效区域2022-6-214/49 申请专利权许可同意开展期望的业务不同意独自研发，绕过专利权强行开展期望的业务 企业专利许可的系统流程设计筛选评估谈判签约2022-6-215/49筛选筛选 什么样的组织，在什么样的条件下对外许可专利？ 制造业企业战略性安排进入新市场研发中意外的收获和主营业务无关
10、不想以此新技术为基础或切入点进入新领域不想对此新技术进行战略储备技术经营企业对外许可技术是主营业务大学院所没有实施专利技术的条件2022-6-216/49 什么样的组织，在什么样的条件下申请专利许可？（经营许可、销售许可、生产许可、进出中许可、技术许可） 制造业企业 进入新领域 销售企业 销售新产品 技术经营企业组织技术包2022-6-217/492022-6-218/49（1 1）商业层面的评估商业层面的评估了解相关的市场信息了解相关的市场信息 是否具有市场价值是否具有市场价值是否切合买方的需求是否切合买方的需求评估评估2022-6-22022-6-219/49（2 2）技术层面的评估技术层
11、面的评估是否成熟的技术是否成熟的技术是否依赖于背景技术是否依赖于背景技术是否存在改进技术是否存在改进技术是否存在配套技术是否存在配套技术是否易于回避设计是否易于回避设计2022-6-2评估评估20/49 （3 3）法律层面的评估法律层面的评估形式上的调查形式上的调查:是否有效是否有效何地有效何地有效何时到期何时到期由谁享有由谁享有共有人同意否共有人同意否有无其他许可限制有无其他许可限制有无专利质押限制有无专利质押限制是否有法律争议是否有法律争议实质上的调查实质上的调查:技术来源有无问题技术来源有无问题是否欠缺授权实质条件是否欠缺授权实质条件申请文件是否存在瑕疵申请文件是否存在瑕疵专利组合是否存
12、在问题专利组合是否存在问题法律方面的评估法律方面的评估21/492 2、专利许可的谈判准备、专利许可的谈判准备（1 1）谈判的保密协议控制）谈判的保密协议控制签署保密协议，才披露更多信息签署保密协议，才披露更多信息谈判内容本身也是保密内容谈判内容本身也是保密内容谈判谈判（2 2）许可合同核心条款大纲）许可合同核心条款大纲体现自己的许可期望体现自己的许可期望简单明了，底线明确简单明了，底线明确（3 3）警惕恶意的技术谈判）警惕恶意的技术谈判 J J公司不断索取资料，迟迟不签协议公司不断索取资料，迟迟不签协议 怀疑：怀疑： 拖延时间，为自己同类产品上市争取时间拖延时间，为自己同类产品上市争取时间2
13、022-6-222/492022-6-223/49二、专利许可合同起草二、专利许可合同起草1 1、专利许可合同的风险成因：、专利许可合同的风险成因：合同主体信息不对称合同主体信息不对称合同主体地位不平等合同主体地位不平等合同标的无标准（如何验收和查核）合同标的无标准（如何验收和查核）2022-6-2许可合同的用语要求许可合同的用语要求用语简单明了、风格通俗理解用语简单明了、风格通俗理解为什么合同的文字用语很重要：为什么合同的文字用语很重要： 避免误解避免误解 人事变更人事变更 交易记录交易记录 诉讼依据诉讼依据 LES2010年调查发现许可合同通常包含其他内容，如：a.审计条款（43.7%）b
14、.在被许可技术上的改进（38.0%）c.技术秘密（36.6%）d.对非专利的知识产权的考虑（32.4%）e.分许可（32.4%）f.回授或回收条款（Grant back or take back provision）（32.4%）g.被许可方对知识产权的挑战条款（31.0%）h.许可方和被许可方的交叉许可（9.9%）2022-6-224/492022-6-225/49、许可合同的基本内容、许可合同的基本内容 基本条款：基本条款：包括鉴于条款，定义条款等内容。包括鉴于条款，定义条款等内容。鉴于条款鉴于条款：说明双方当事人的背景、说明签约的理由、陈述专利：说明双方当事人的背景、说明签约的理由、陈述
15、专利的拥有情况及其合法性、表达双方共同合作的意愿等。的拥有情况及其合法性、表达双方共同合作的意愿等。 在确认是否不能实现合同目的时，可以参考鉴于条款在确认是否不能实现合同目的时，可以参考鉴于条款定义条款定义条款：将合同的关键名词，逐一列示并加以定义将合同的关键名词，逐一列示并加以定义。 如：每个月完成如：每个月完成2.52.5万，万，6 6个月一平均个月一平均二、专利许可合同起草二、专利许可合同起草2022-6-22022-6-226/49 许可许可内容：包括许可的对象、方式、权利、地域、领域、时内容：包括许可的对象、方式、权利、地域、领域、时间等规定。间等规定。 许可费用：包括许可费支付方式
16、、计算基准、提成比例等规许可费用：包括许可费支付方式、计算基准、提成比例等规定。定。 执行条款：执行条款：包括当事人的权利义务，如积极履行合同的义务、包括当事人的权利义务，如积极履行合同的义务、报告义务、质量保证义务、保密义务等规定。报告义务、质量保证义务、保密义务等规定。 违约责任：违约责任：包括许可费迟延给付的责任、赔偿条款、不可抗力包括许可费迟延给付的责任、赔偿条款、不可抗力等规定。等规定。 合同终止：合同终止：包括终止条款、合同终止后的效果等规定。包括终止条款、合同终止后的效果等规定。 其他规定：其他规定：包括专利的维护与申请、税费条款、侵权责任豁免、包括专利的维护与申请、税费条款、侵
17、权责任豁免、被诉侵权的处理等规定。被诉侵权的处理等规定。 结尾部分：结尾部分：包括当事人的亲笔签字或盖章、合同附件等内容。包括当事人的亲笔签字或盖章、合同附件等内容。二、专利许可合同起草二、专利许可合同起草2022-6-22022-6-227/49三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款1 1、技术范围、技术范围 包含哪些专利或技术秘密包含哪些专利或技术秘密 如何防止配套专利或技术秘密的敲诈？如何防止配套专利或技术秘密的敲诈？ 2 2、使用对象、使用对象 包括分公司、子公司？包括分公司、子公司？ 特别考虑全球性许可以及公司架构体系特别考虑全球性许可以及公司架构体系2022-6-22
18、022-6-228/493 3、许可方式、许可方式4 4、权利内容、权利内容 所有权利，或仅仅是制造？所有权利，或仅仅是制造？ 被许可人自已制造或委托他人制造？被许可人自已制造或委托他人制造？三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款 被许可人被许可人许可人许可人第三人第三人独占许可独占许可排他许可排他许可普通许可普通许可2022-6-22022-6-229/495 5、许可地域、许可地域 全球性的地域如何确定？全球性的地域如何确定？ 对方的实施能力如何对方的实施能力如何? ? 许可地域最好列明国家或地区许可地域最好列明国家或地区6 6、许可领域、许可领域 充分考虑专利使用领域，以及
19、对方的实施能力充分考虑专利使用领域，以及对方的实施能力 可以分割出多个独占许可可以分割出多个独占许可 除了用途细分外，也可以按特定项目许可除了用途细分外，也可以按特定项目许可三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款2022-6-22022-6-230/497 7、许可时间、许可时间常见：专利之剩余有效期限常见：专利之剩余有效期限关于药品专利的延长期关于药品专利的延长期8 8、再许可、再许可无明确约定，不享有再许可的权利无明确约定，不享有再许可的权利被许可人哪些情形下应当争取再许可？被许可人哪些情形下应当争取再许可？ 当自己的制造、销售能力不足以适应市场时当自己的制造、销售能力不足以
20、适应市场时许可人如何从再许可中分享利益？许可人如何从再许可中分享利益？三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款2022-6-22022-6-231/499 9、技术改进、技术改进如何定义改进？如何定义改进？许可人：改进成果是否自动提供给对方？许可人：改进成果是否自动提供给对方？被许可人：改进成果是否回授？被许可人：改进成果是否回授？注意：许可人获得的回授是否需要再许可？注意：许可人获得的回授是否需要再许可？回授中的反垄断问题回授中的反垄断问题：排他性回授且有违公平：排他性回授且有违公平即使合同无效，技术改进成果的权属规定仍然有效即使合同无效，技术改进成果的权属规定仍然有效1010、
21、最惠待遇、最惠待遇通过最惠待遇条款，在将来争取降低许可费，或避免处通过最惠待遇条款，在将来争取降低许可费，或避免处于不利的竞争状态于不利的竞争状态在实践中，最惠条款的执行往往存在问题在实践中，最惠条款的执行往往存在问题三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款2022-6-22022-6-232/492022-6-2（四）专利许可的费用条款（四）专利许可的费用条款1 1、支付方式、支付方式许可费支付方式许可费支付方式优势优势劣势劣势一次一次总算总算分期支付分期支付省略监督实施的麻烦省略监督实施的麻烦担心相比专利收益，许可费太低；担心相比专利收益，许可费太低；一旦专利无效，丧失未支付许
22、可费一旦专利无效，丧失未支付许可费一次总付一次总付省略监督实施的麻烦；省略监督实施的麻烦；一次获得收益，及时支付一次获得收益，及时支付可避免专利无效而失去许可避免专利无效而失去许可费可费担心相比专利收益，许可费太低担心相比专利收益，许可费太低提成支付提成支付（固定比例、逐（固定比例、逐年递增比例或者年递增比例或者逐年递减比例等）逐年递减比例等）一旦专利收益显著，许可费一旦专利收益显著，许可费也水涨船高也水涨船高未实施或未成功实施，难有收益；未实施或未成功实施，难有收益；一旦专利无效，提成支付终止；一旦专利无效，提成支付终止；作为提成基准的销售额、利润等难作为提成基准的销售额、利润等难以查明以查
23、明入门费入门费+ +提成支付提成支付入门费收回部分或全部研发入门费收回部分或全部研发成本，许可费可随专利成本，许可费可随专利收益而水涨船高收益而水涨船高未实施或未成功实施，难有收益；未实施或未成功实施，难有收益；一旦专利无效，提成支付终止；一旦专利无效，提成支付终止；作为提成基准的销售额、利润等难作为提成基准的销售额、利润等难以查明以查明表表 许可费支付方式的比较：从许可人的角度许可费支付方式的比较：从许可人的角度 三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款2022-6-233/49如果许可人只接受一次性支付，需要考虑欺诈的风险如果许可人只接受一次性支付，需要考虑欺诈的风险另：产品包
24、销：可能存在问题另：产品包销：可能存在问题 2 2、提成方式、提成方式按产品价格按产品价格按新增产值按新增产值按销售额提成按销售额提成按利润额提成按利润额提成按产品单位或数量提成按产品单位或数量提成最低年度提成费最低年度提成费递减提成法递减提成法浮动提成法浮动提成法三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款2022-6-22022-6-234/493 3、提成比例、提成比例可以采取固定比例、逐年递增比例或者逐年递减比例等方式可以采取固定比例、逐年递增比例或者逐年递减比例等方式考虑到合同双方皆可获利的可能性考虑到合同双方皆可获利的可能性4 4、许可费的分割、许可费的分割专利许可费与非专
25、利许可费分割专利许可费与非专利许可费分割比如：医药行业的通常做法：比如：医药行业的通常做法：预付款：签署使用许可时支付预付款：签署使用许可时支付重要阶段付款：在达到动物实验、临床实验等重要阶段时支付重要阶段付款：在达到动物实验、临床实验等重要阶段时支付提成费：产品投放到市场即支付提成费：产品投放到市场即支付三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款2022-6-22022-6-235/49三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款（五）专利许可的执行条款（五）专利许可的执行条款1 1、积极履行义务、积极履行义务被许可人会积极实施？可能只是一厢情愿被许可人会积极实施？可能只是
26、一厢情愿最好明确详细的规定实施专利的进度，最好明确详细的规定实施专利的进度，2 2、质量保证、质量保证检验产品质量的技术标准及要求、验收的方式、验收费检验产品质量的技术标准及要求、验收的方式、验收费用的分担、验收地点等。用的分担、验收地点等。连同商标一并许可，尤应重视质量保证义务连同商标一并许可，尤应重视质量保证义务2022-6-22022-6-236/49三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款3 3、报告义务、报告义务作为许可费收取的依据作为许可费收取的依据约定报告交付时间约定报告交付时间4 4、专利标示义务、专利标示义务标明专利号码标明专利号码是否标示专利授权人，应当谨慎是否
27、标示专利授权人，应当谨慎如未许可商标，尤应注意对方是否有显露许可人的权利如未许可商标，尤应注意对方是否有显露许可人的权利注意：技术转化中产生的商标所有权问题注意：技术转化中产生的商标所有权问题5 5、保密义务、保密义务对相关技术信息保密对相关技术信息保密督促被许可人的员工督促被许可人的员工2022-6-22022-6-237/49三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款、保证条款、保证条款 并非未经过其他共有人的同意而对外独占许可并非未经过其他共有人的同意而对外独占许可 并非将职务发明当作非职务发明申请专利并对外许可并非将职务发明当作非职务发明申请专利并对外许可 不存在同时发放几个
28、独占许可或许可与前手许可相冲突不存在同时发放几个独占许可或许可与前手许可相冲突 保证不存在侵害他人专利权等。保证不存在侵害他人专利权等。2022-6-22022-6-238/492022-6-2三、专利许可合同的内容条款三、专利许可合同的内容条款许可人常见违约行为：许可人常见违约行为：（1）不提供约定的技术资料，或不按约定传授技术经验，或不）不提供约定的技术资料，或不按约定传授技术经验，或不提供相关的技术服务与协助等。提供相关的技术服务与协助等。（2）迟延提供专有技术）迟延提供专有技术（3）许可技术未能达到许可人保证的预期效果）许可技术未能达到许可人保证的预期效果（4）违反权利担保：侵权、专利
29、申请未授权（如何处理）违反权利担保：侵权、专利申请未授权（如何处理） 2、政府审批、政府审批 比如：药品申报的风险比如：药品申报的风险 谁来承担未获审批的责任？许可费是否返还？谁来承担未获审批的责任？许可费是否返还？ 3、侵权责任豁免、侵权责任豁免 许可人不追究既往之侵权行为许可人不追究既往之侵权行为2022-6-239/492022-6-2四、专利许可后续事项四、专利许可后续事项、技术资料的交付、技术资料的交付将专利文件交给被许可人，往往是难以成功或有效实施的。将专利文件交给被许可人，往往是难以成功或有效实施的。被许可人可能也有资料需要提供给许可人，比如临床数据被许可人可能也有资料需要提供给许可人，比如临床数据、技术支持与服务、技术支持与服务仅有技术资料不一定能够制造出所需要的合格产品仅有技术资料不一定能够制造出所需要的合格产品常见的技术支持及服务有：常见的技术支持及服务有：人员训练人员训练工程服务工程服务顾问咨询顾问咨询、对第三人侵权的处理、对第三人侵权的处理许可人对打专利官司一定有很高的意愿吗？许可人对打专利官司一定有很高的意愿吗？独占许可、排他许可和普通许可中被许可人的不同诉讼地位独占许可、排他许可和普通许可中被许可人的不同诉讼地位Thanks for your attention!
