1、企业知识产权战略-全球主要国家和地区知识产权制度与企业内部知识产权制度建立台湾最新智慧财产权议题法学博士 陈樱琴中原大学财经法律学系副教授ingechenms24.hinet大纲一、台湾智慧财产权法概述：商标法、专利法、著作权法、其它智慧财产权法议题二、商标新议题立体、颜色及声音商标三、专利新议题强制授权（特许实施）四、著作权新议题网站下载五、其它智慧财产权法议题如公平交易法、营 业秘密法六、科技管理与实务七、结语一、台湾智慧财产权法概述1.商标法：商品商标、服务商标；证明标章、团体标章；联合商标、正商标2.专利法：发明专利、新型专利、新式样专利3.著作权法：著作人格权、著作财产权、衍生著作4
2、.其它智能财产权法，如公平交易法、营业秘密法等二、商标新议题2019年修正增列：立体、颜色及声音商标立体商标：立体形状得作为商标之要素申请注册，指三度空间之具有长、宽、高所形成之立体形畎，并可使消费者区别不同商品或服务来源之商标，如卡通立体设计玩偶商标法原未就商标颜色特别规定，实务上采黑白图样申请注册，其后以彩色使用，不失同一性，仍受保护，不必申请声音商标：足以使消费者区别商品或服务之来源之声音，如具识别性之简短广告歌曲、人或动物声音、钟声、铃声新议题1.法律竞合问题立体商标与新式样专利竞合立体商标与著作权竞合立体商标与公平法仿冒表征之竞合2.参见智慧财产局2019发布“立体、颜色及声音商标审
3、查基准”及实务核准注册之案例三、专利新议题 强制授权（特许实施）之意义 强制授权vs.非专属授权 法定事由 申请与限制 台湾实例：至今共二例“克流感”案CD-R光盘片案特许实施之意义 专利权具有公共使命，若权利人无正当理由怠惰行使权利，行政应予介入 (Failure to work,Case of non-working,non-exploitation)专利人未充分实施专利(insufficient working)，为避免专利权未发挥应有之价值与效用，经申请得强制授权而实施专利 意义：指政府为因应国家紧急情况或增进公益之目的，在人民提出特许实施之申请后，根据法定程序与要件，强制专利权人同意
4、申请人得于支付适当金额后实施该专利权，并因而可免除被授权人之侵权责任。强制授权vs.非专属授权 政府以特别准许申请人实施专利权之方式，达到与专利授权相同之效果，在特许之范围内以授权人之身分实施某项发明专利 惟此强制授权属于非专属授权，专利权人在特许实施后仍得将其专利授权他人实施，且此项授权非无偿授权，顾及专利权人之权益，被特许实施之人仍须支付专利权人相当之金额为权利金。法定事由（1）因应台湾紧急情况之非营利使用因应台湾紧急情况之非营利使用 （专利法第七十六条第一项）例如，战争爆发时，对于枪炮、弹药等军需用品，在未及授权或无法取得授权之情形，政府得特许非专利权人基于抵御外敌、保护台湾人民之生命身
5、体安全之目的下，以支付专利权人适当金额为报酬后，制造、贩卖、使用或进口该类军需用品法定事由（2）增进公益之非营利使用增进公益之非营利使用 （专利法第七十六条第一项）例如，SARS或禽流感等大范围流行性疾病流行之际，对于治疗药品，在未及授权或无法取得授权时，政府得特许非专利权人基于治疗及遏阻疾病蔓延之目的下，支付专利权人适当金额后制造、贩卖、使用或进口该类药品，以达兼顾公共卫生之目的（3）申请人曾以合理之商业条件在相当期间内仍不能协申请人曾以合理之商业条件在相当期间内仍不能协议授权议授权（专利法第七十六条第一项）目的避免专利因专用权限制该专利之利用范围，阻碍产业发展法定事由（4）专利权人有限制竞
6、争或不公平竞争之情事，经法院专利权人有限制竞争或不公平竞争之情事，经法院判决或行政院公平交易委员会处分确定（判决或行政院公平交易委员会处分确定（专利法第七十六条第二项）目的在防止专利权人滥用其专利权，并缓和专利权人所享有之独占地位与权利（5）再发明专利权人与原发明专利权人协议不成（再发明专利权人与原发明专利权人协议不成（专利法第七十八条第五项）“再发明”，指利用原发明之主要技术内容所完成之发明，实施再发明，构成对原发明之侵害，明定再发明之实施应得原发明专利权人之同意，但若协议不成，而再发明所表现之技术较原发明具有相当经济意义之重要技术改良时，政府得特许再发明人在未得原发明专利权人同意之情形下实
7、施其再发明。法定事由（6）制造方法专利权人与物品专利权人协议不成制造方法专利权人与物品专利权人协议不成（专利法第七十八条第五项）制造方法专利权人依其制造方法所制成之物品，恰为他人之专利时，应得该物品专利权人之同意始得实施其发明，但是若经过协议仍无法取得授权，而制造方法之发明所表现之技术较物品发明，具有相当经济意义之重要技术改良时，政府得特许制造方法专利权人在未得物品专利权人同意之情形下，实施其制造方法发明。申请及限制申请特许实施时应提出资料：1.申请书2.详细的实施计划书3.申请特许实施之原因4.相关文件实施计划书里应记明使用的方式、地域、范围、时间等，并取得特许实施权后仅得以此计划书所载内容
8、为限而实施限制（1）以发明为限申请特许实施，以申请特许实施某项发明为限，及对于新型或新式样并不能藉由特许实施取得强制授权。（2）以国内市场需求为限特许实施权人并无权在国外实施该未经专利权人授权之发明，纵使已经国内特许实施，也不得于国内大量制造后，再将其制造之物品出口。“克流感”案事件发展 2019年8月19日国安会议：“因应禽流感可能入侵防制对策”克流感专利权专属罗氏大药厂，其表示可分阶段于2019年6月底以前提供达到台湾人口百分之十（230万人份）所需之克流感药品；但台湾卫生署为顾及疫情爆发，或罗氏药厂供应不及时，致药品短缺，故准许特许实施 2019年10月31日台湾卫生署依专利法第76条规
9、定，向台湾智财局提出申请 台湾智慧局2019年11月18日及25日召开二次审查会 2019年12月8日正式公布审定书，准予特许实施审定书一特许实施之期限至2019年12月31日止，并以台湾防疫所需为限二特许实施之药品应俟台湾卫生署向罗氏药厂所购得之克流感或其原料药供应不足防疫所需时，方得使用该特许实施所制造之药品三如期间双方达成授权协议时，本特许实施得予以废止四另盼双方尽速就补偿金问题进行协商主要争点 专利权保护VS.公共利益：保护专利人(罗氏药厂)，或台湾人民健康的维护，两者权益如何平衡？紧急情况如何定义？特许实施不意味无偿，双方间的授权金金额如何决定？将来产品如有瑕疵，双方间权利义务为何？
10、谁应负瑕疵担保责任？谁应负损害赔偿责任？赞成与反对之观点 赞成特许实施反对特许实施1.克流感存量不足，且无法实时取得足够的备用量；2.疫情一旦爆发，死伤无法控制；3.全球迄今共发现 118 名病例，其中 61 例已经死亡等。1.政府干预市场，将导致业者恐慌，影响外人投资；2.尚无“立即而明显”的禽流感疫情；3.主管机关尚未提出完整的特许实施办法等。小结 特许实施，万不得已，不能轻易尝试，应交由市场机制解决。因为特许实施是一种妥协下的产物，事实上许多国家均反对特许实施。“国家紧急情况”及“补偿金”应制定一明确标准，紧急情况不能由主管机关单方面认定，否则，将来恐怕引起国际上的争执与纠纷。根据报导，
11、台湾是国际上第一个以政府的立场要求罗氏药厂应特许实施的，过去少有相关参考范例，且牵涉特许实施都引起相当争论，不可不慎重，建议应建立一套完整的程序与规范。四、著作权新议题 网站下载MP3音乐侵权犯罪案事实：东海大学吴姓学生明知张惠妹三天三夜等歌曲系唱片公司享有著作权之录音著作，意图营利，经由计算机网络购入他人擅自重制之歌曲MP3，并利用网络贩卖，赚取差价牟利，经唱片公司告发，经法院判决：以明知为侵害著作权之物意图营利而交付之方法侵害他人之著作权为常业，处有期徒刑一年一月，缓刑三年，扣案MP3及计算机均没收。（参考台中地方法院判决，89诉109）音乐网站之法律争议：EZ PEER;KURO等 著作
12、权法2019年及2019年连续修正，加重处罚，最重可处一年以上七年以下有期徒刑，得并克八十万元以上八百万元以下罚金五、其它智能财产权法新议题 公平交易法：仿冒表征（第二十条）营业秘密法：营业秘密（Trade sercet）民法、计算机处理个人数据保护法：网络隐私权、网络交易 刑法：网络犯罪 商法：电子商务、电子签章法六、科技管理与实务 科技管理之重要性从任人宰割至利用权利1.国际智慧财产权纠纷2.美国智慧财产权谈判（美国301贸易报复、关税法337挡关）3.智慧财产权法修正频繁4.权利金追索或侵权控诉5.因应WTOTRIPS协定企业界实务 管理组识定位根据企业特性建立管理模式1.总经理室：下设
13、法务及IP部门2.总经理室：分设“法务部门”、“IP部门”3.总经理室：下设RD部门，再下设IP部门4.总经理室：下设“法务IP部门”、“不同RD部门”，不同RD部门均有不同IP窗口与“法务IP部门”建立平台不同管理组织模式 5.总经理室：下设品保部门，再下设IP部门 6.集团总管理处：下设不同子公司，每个子公司有不同IP部门 7.集团总管理处：下设法务IP部门，再下设不同子公司，不同子公司均与总管理处法务IP部门建立平台IP业务架构1.企业IP政策与员工激励制度2.提供IP信息：竞争厂商监控、数据库建立、知识管理（KM）系统3.协助RD：研发工作纪录管理、检索、分析（如3P；Product-
14、Project-Patent）4.IP产出：提案、申请、委任代理人、IP管理5.利用IP：年费评估、预防侵权纠纷、技术移转、权利金谈判6.推广IP：发表会、训练课程、e-learningIP侵权与因应策略 比对现况：1.是否有侵权事实2.送交鉴定3.产品出货状况、上市时间4.同业状况、替代产品、市场竞争对策：移转借力；合纵协防；检举出击；授权谈判；拖延 消耗；诉讼应战商标管理：商标与网域名称（Trademark&Domain Name）管理实务：命名；查名；申请注册；商标使用；授权；保护1.商标名称：中文、英文、图形、颜色、企业形象产品形象、易记2.查名：商标公报、主管机关、自行或委外注册登记
15、、变更设计3.类别；国别、产品或服务上市前后4.使用：商标使用、普通使用、附加标示5.保护：侵权纠纷、监控、授权、赔偿、购买专利管理：常用之专利手法 确立前提：1.申请国别2.技术强度3.竞争厂商4.产品上市时间 常用手法：国内及国外优先权；举发制度；主动或申请早期公开；申请多国专利；改请专利类型著作权管理：网络著作权新兴议题 管理实务：权利归属；著作标示；合理使用；纪录保存；授权使用；管理策略1.软件使用：单机版或网络版；分享软件或自由软件2.软件开发：自行研发或购自他人；工作纪录簿；Clean Room3.文件制作：原创；翻译；编辑；重制；中文简繁体字4.网页维护：超级链接（hyperlink）；文字、图样来源5.Email管理：公司监看VS.隐私权保障七、结语 智慧财产权法制重要 科技管理策略：组织面与业务面 企业法务人才与IP人才 知慧财产权之实用面 产业发展与智慧财产权：自由品牌vs.代工 智慧财产权保护 打假：查缉仿冒
