1、外观设计专利权保护问题北京市第三中级人民法院知识产权审判庭 张岚岚2013年11月26日 望京科技园 p数据统计p诉讼程序中的典型问题p实体审理中的典型问题p寻求其他民事法律保护主要内容数字统计p自2001年至2019年底，筛选全国地方法院侵害专利权纠纷的判决书276篇n一审判决n认定侵犯专利权n选择审理水平较高的省市法院判决n北京法院196份，福建法院7份，广东法院12份，江苏法院1份，浙江法院51份，重庆法院9份数字统计p涉及侵犯外观设计专利权纠纷案件141件n以侵权获利确定赔额的2件（原告提实际损失）n参照许可使用费倍数合理确定赔额的仅1件n以法定赔偿方法确定赔额的138件n没有以实际损
2、失确定赔额案件（原告提实际损失的102件）数字统计p以法定赔偿方法判定赔额的案件中 n原告主张实际损失的100件n原告主张侵权获利的6件n原告主张参照许可使用费计算的13件数字统计n在141件侵害外观设计专利权纠纷案件中p全部支持原告提出的赔偿数额的，8件p支持原告提出的赔偿数额一半以上的，31件p判定赔偿数额在10万元人民币以上的，34件p统计数字反映出来的问题n外观设计专利侵权纠纷数量较大n实际损失难以确定n按侵权获利确定赔额的案件数量少n酌定赔额情况普遍 n赔偿数额不高 数字统计诉讼程序中的典型问题p管辖p中止管辖n地域管辖：p2019年8月21日起，北京市第三中级人民法院正式对外收案p
3、最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（简称最高规定二）之第五条、第六条n级别管辖：2019年9月21日起，朝阳法院正式受理部分专利纠纷案件n指定管辖：专利授权、确权行政纠纷案件由北京市第一中级人民法院管辖中止p在审理专利侵权民事案件中，被告向国务院专利行政部门提出专利无效请求，并以此作为抗辩理由，向人民法院申请中止民事诉讼审理中止n2019年之前的做法：p依据：最高人民法院关于审理专利案件若干问题的解答（1992年12月31日公布）之第三条p实际做法：对于实用新型和外观设计专利侵权案件基本中止中止n2019年之后的做法：p依据：最高规定二（2019年6月22日公布）第九条p实
4、际做法：人民法院在对专利被无效的可能性大小初步判断后，做出是否中止民事案件审理的裁定p目前北京法院多数做法：基本不中止实体审理中的典型问题p保护范围的确定原则p侵权判定p救济权利保护范围的确定原则p新旧法条对比n旧法规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品产品为准n新法规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品该产品的外观设计外观设计为准，简要说明简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计（法59条2款）权利保护范围的确定原则p最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009年12月28日公布，简称09年解释
5、）n第八条：在与外观设计相同或者相近种类相近种类的产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，应当认定落入法59条2款规定的外观设计专利保护范围；n第九条：应当根据外观设计产品的用途产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近；权利保护范围的确定原则p最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009年12月28日公布，简称09年解释）n第十条：一般消费者的知识水平和认知能力（2019一中行初字第115号帅康路灯专利无效行政案）路灯专利无效案附图比较p本专利p对比文件路灯专利无效案附图比较前部本专利 对比文件路灯专利无效案附图比较前部本专利 对比文件权利保护范围的确定原
6、则p最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009年12月28日公布，简称09年解释）n第十一条：以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，无差异的应当认定“相同”，无实质性差异的应当认定“近似”；保护产品外观设计的形状、图案、色彩及组合，但不考虑对整体视觉效果不产生影响的产品大小、材料、内部结构等特征。侵权判定p侵权行为的认定n09年解释第十二条：将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，应认定为销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。侵权行为的认定n2019一中民初字第8051号原告孙某诉被告中建一局案中，被告在建筑工程
7、中使用了侵犯原告外观设计的砖块，且不能提供合法来源，法院认定被告为制造者。n使用外观设计专利产品，是指该外观设计产品的功能、技术性能得到了应用。n但，外观设计专利权人的禁止权不包括禁止他人使用其外观设计专利产品的权利。侵犯外观设计专利权的行为不包括使用行为。侵权行为的认定n委托他人定制侵权产品作为部件组装产品也构成制造侵权（2019高民初字第1472号本田株式会社诉河北新凯公司侵权纠纷案）n制造外观设计专利产品，是指专利权人向国务院专利行政部门申请专利时提交的图片或者照片中的该外观专利产品被实现。nOEM合同采取代工生产的方式，委托人提供产品设计和生产技术，厂商负责加工。委托人是实质上的制造商
8、，而厂商无论是自产自销还是受委托生产OEM产品，也有可能构成“实施专利”的制造者。侵权判定p现有设计抗辩n现有设计抗辩的概念：被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权产品的外观设计构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。n现有设计抗辩的性质：被告针对原告实体请求权发生的一种对抗权利，是对侵权认定的一种阻却。现有设计抗辩p新旧法对比n旧法：授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不相近似。n新法：授予专利权的外观设计，应当不
9、属于现有设计。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。p公开方式n出版物公开和使用公开n均无地域限制n原告日日（泉州）饮料有限公司诉被告杭州顶津食品有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案民事侵权的救济p侵犯专利权案件中是否支持赔礼道歉、消除影响p充分举证影响赔偿数额认定p法定赔偿的适用和数额认定民事侵权的救济p赔礼道歉、消除影响n针对人格权益的救济n专利权主要是一种财产权益n不予支持民事侵权的救济p充分举证影响赔偿数额认定 以2009一中民初字第4083号微软公司诉思创未来公司侵犯软件著作权案为例n公正购买需要注意的问题n消极举证的承担必要的法律后果民事侵权的救济p法定赔偿适用和数
10、额认定n损害赔偿数额计算方法确定有顺序性 2019高民终字第2556号本田技研工业株式会社诉石家庄双环汽车股份有限公司案n综合考量侵权行为情节的基础上，应考虑适当提高赔偿数额寻求其他民事法律保护p与著作权法保护相比较n著作权取得及时、便捷：发表、署名n著作权保护时间长n著作权保护人格权益p专利权保护的优势n权利明确n保护宽泛n法定赔额高寻求其他民事法律保护寻求其他民事法律保护p不正当竞争法n晨光笔案 在知识产权领域内，一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象，其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。同时，反不正当竞争法也可以在知识产权法之外，在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护。谢谢聆听！敬请指正！lanyummyaliyun84773519
