1、Clemens-August Heusch德国律师 Klaus Haft,ROKH,revised by Clemens-August Heusch欧洲海关专利保护和专利纠纷处置 中欧专利行政执法培训课程2010 年 1 月28日 厦门大学目录目录A.导言B.程序概述C.海关缉查细节D.展会中的特别措施E.抗辩与救济F.结论Privileged and Confidential专有并保密2A.A.导导言言一、概述一、概述-海关缉查是知识产权保护的有效措施-商标执法的强大传统背景-近年来，基于专利的商标申请呈上升趋势-欧盟于2008 年扣押的所有商品中，有 43%存在侵犯专利权的问题。Privi
2、leged and Confidential 专有并保密3A.A.导言导言一、概述一、概述-统计数据统计数据 德国 2005 年统计数据：海关查扣产品来源国（前五位）：中国35,80%香港 11,45%美国11,23%泰国 10,20%土耳其 8,73%Privileged and Confidential 专有并保密4A.A.导言导言一、概述一、概述-统计（续）统计（续）德国 2008 年统计数据：海关查扣产品来源国（前五位）：中国28,57%美国18,52%泰国 17,33%香港 8,15%印度5,23%Privileged and Confidential 专有并保密5A.A.导言导言二
3、、法律依据二、法律依据-欧盟欧盟-根据欧共体法律，海关干预以 1383/2003 号理事会条例（EC）为依据（该条例规定了海关针对存在侵犯知识产权嫌疑的商品和确认存在侵犯知识产权问题的商品所采取的行动和措施，下称 1383 号条例）。-1891/2004 号理事会条例（EC）列出的实施规定-1172/2007 号理事会条例（EC）补充的内容Privileged and Confidential 专有并保密6A.A.导言导言二、法律依据二、法律依据-欧盟（续）欧盟（续）1383/2003 号条例（EC）适用于以下商品的入境、出口及再出口（从欧盟出口/出口到欧盟）（第4、1、2条）：假冒（商标）和
4、盗版（版权、外观设计）商品 侵犯专利/补充保护证书的商品 侵犯国家或欧盟植物新品种权的商品 盗用原产地名称或地理标志的商品Privileged and Confidential 专有并保密7A.A.导言导言二、法律依据二、法律依据 德国国内法律德国国内法律在各成员国知识产权保护法中的附加执行条款，比如：-德国专利法（PatG）第 142a 部分-德国商标法（MarkenG）第150部分-版权法（UrhG）第11c部分-设计法（GeschmMG）第 57a部分-植物新品种保护法（SortenG）第40b部分成员国法律适用于（理论上）：自由流通商品（在欧盟各成员国间流动）非注册商标 实用新型和受保
5、护半导体产品Privileged and Confidential 专有并保密8A.A.程序概程序概述述一、欧盟法律一、欧盟法律1383 号条例规定了两种程序：-依职权采取的措施（没有正式申请）-根据申请采取的措施Privileged and Confidential 专有并保密9B.B.程序概程序概述述一、一、欧盟欧盟法律（续）法律（续）在知识产权所有人没有提出正式申请的情况下，暂扣/扣留商品（EC 第 4 条）-由海关当局 -在权利持有人提出申请之前，依据自由裁量权作出决定 -如果商品存在较大的侵权嫌疑 -可暂扣/扣留 3 个工作日 -与专利关联性不大Privileged and Conf
6、idential 专有并保密10B.B.程序概程序概述述一、一、欧盟欧盟法律（续）法律（续）向成员国中央海关机构提出行动申请（EC 第 5(1)、(4)条；纽伦堡德国海关总部知识产权登记处 使用全欧盟通用的标准申请表（第5(5)条：与受保护权利、持有人、联系人（如律师）相关的信息）；不收费。签署声明：如果相关商品未侵犯知识产权，愿意负担法律责任和费用（第6条）Privileged and Confidential 专有并保密11B.B.程序概程序概述述二、德国程序二、德国程序 与 1383/2003 号条例并行的基本程序 3 个步骤：申请、查扣、放行或销毁 -向中央海关机构提出申请 -查扣/扣
7、留相关进出口商品 -基于“明确/明显”的侵权行为 -申请人可检查扣留商品 -进口商可在接到通知后两周内提出异议 -提出异议时，申请人必须启动国家程序 Privileged and Confidential 专有并保密12B.B.程序概程序概述述三、各种程序之间的关系三、各种程序之间的关系 欧盟法律在其适用范围内优于成员国规定 成员国保护规定仅适用于：-当只需由成员国采取行动且欧盟法律没有规定时，比如实用新型、非注册商标 -在控制国内贸易的范围以内 Privileged and Confidential 专有并保密13C.C.海关查扣细海关查扣细节节一、申请阶段一、申请阶段 接受申请的最长期限通
8、常为一年（第8（1）条）通过海关内部网络向产品可能过境的所有地方当局发出通知（第8（2）由地方海关当局查扣Privileged and Confidential 专有并保密14C.C.海关海关查扣查扣细细节节一、申请阶段（续）一、申请阶段（续）如果涉及以下各项，可在几个或所有成员国内提出查扣申请，第5（4）条：欧盟商标 注册欧盟外观设计 欧盟植物新品种权 受保护的原产地名称或 受保护的地理标志Privileged and Confidential 专有并保密15C.C.海关查扣细海关查扣细节节一、申请阶段（续）一、申请阶段（续）第 5（4）条的有利因素：可通过一份申请请求几个或所有成员国海关采
9、取行动；申请有效期为一年，可续期；参考了德国、法国、英国、西班牙、意大利、荷兰、波兰、芬兰、奥地利等国海关提供的经验。Privileged and Confidential 专有并保密16C.C.海关查扣细海关查扣细节节一、申请阶段（续）一、申请阶段（续）申请必须包括所有相关信息，以便及时确认有关货物，第5（5）条 海关不进行与专利侵权相关的法律评估；只扣押/查扣有嫌疑的商品 因此，需提供详细情况（比如，正品与假冒产品的区别、贸易渠道信息、运输方式、具体装运等）Privileged and Confidential 专有并保密17C.C.海关查扣细海关查扣细节节一、申请阶段（续）一、申请阶段（
10、续）有时仅说明产品就够了（比如，SISVEL：所有mp3播放器）黑白名单很有用（比如,一个已知侵权人的所有货物；没有任何已知许可）海关利用所提供的信息对内联网数据库进行维护 海关当局一般会接受知识产权持有人的培训Privileged and Confidential 专有并保密18C.C.海关查扣细海关查扣细节节二、查扣阶段（续）二、查扣阶段（续）1.一般做法一般做法存在侵犯知识产权嫌疑的商品被确认时，应将此类商品的种类和数量告知权利持有人（第9条）；在当事人提出请求时，还应告知发件人、收件人、报关人、持有人、所有人地址及货物原产地等。-义务：在10（20）个工作日内（第13条）（易腐货物：3
11、个工作日内）：l知识产权所有人有义务启动法律诉讼程序l（或产品所有人应同意销毁侵权产品；但是德国的实践还没有简化为相应的快速行动程序）Privileged and Confidential 专有并保密19C.C.海关查扣细海关查扣细节节二、查扣阶段（续）二、查扣阶段（续）2.证明标准证明标准-根据第5条提出申请，如果确认特定商品存在侵犯知识产权的嫌疑，那么海关将采取行动；充分前提：存在侵权的显著可能性。-根据专利权法第142a部分之规定，德国程序对证据有更高要求：明显侵犯产权 -作为低标准的补救措施，1983号条例要求权利持有人签署声明，保证如果对方不存在侵犯知识产权的行为，自己将承担相应的责
12、任，第6条。Privileged and Confidential 专有并保密20C.C.海关查扣细海关查扣细节节二、查扣阶段（续）二、查扣阶段（续）3.查扣查扣说明说明 -（欧盟）1383/2003 号指令适用于任何类型的入境、出口和再出口（包括出口到欧盟和从欧盟出口）。-根据德国的判例法（如：联邦法院（BGH),GRUR,1957,321-Taeschner/Pertusin），运输货物一般不视为侵犯专利权。-存在争议的地方：相对于原目的而言，运输也存在将商品引入国内市场的风险。-欧盟法院（EJC)在“re Polo Ralph Lauren/Dwidua 和 Rolex”案中裁定：运输冒
13、牌材料也构成侵权。-汉堡地方法院采纳了欧盟法院对于专利的裁定规则，德国上诉法院则不然。Privileged and Confidential 专有并保密21C.C.海关查扣细海关查扣细节节二、查扣阶段（续）二、查扣阶段（续）4.简化程序简化程序 -1383号条例第11条提供了产品销毁简化程序。要求取得报关人、持有人或暂扣商品所有人的同意。-报关人、持有人或所有人在接到通知后十天内未明确表示反对销毁的将视为同意销毁。-简化程序与侵犯专利的商品之间没有明显关联性Privileged and Confidential 专有并保密22C.C.海关海关查扣查扣细细节节二、查扣阶段（续）二、查扣阶段（续）
14、5.主诉讼程序主诉讼程序-关于主要的侵权诉讼程序，1383号条例第10条要求参考各成员国的国家法律。-标准程序：向相关国家的适格法院提起专利侵权诉讼，以确定存在侵权行为。-但是，德国国家法律要求在两周或最多四周内提交一份可执行的法院判决，德国专利法第 142a(4)部分。-因此，欧盟法律要求必须启动实质诉讼程序，而德国国家法律则依赖于中间救济（诉讼程序中的救济）。Privileged and Confidential 专有并保密23C.C.海关查扣细海关查扣细节节三、货物放行三、货物放行1.交纳保证金后的货物放行 概述:-知识产权：外观设计权、专利权、补充保护证书或植物新品种权-在 10 天内
15、启动法律程序-完成海关报关手续-交纳保证金（足以保护权利持有人的利益）Privileged and Confidential 专有并保密24C.C.海关查扣细海关查扣细节节三、货物放行（续）三、货物放行（续）第 14 条细节：程序在：-将暂扣货物的决定通知双方当事人后，-针对简化销毁提出异议后，-正式启动确定是否存在侵权的法律程序后，-完成所有海关手续后，报关人、所有人/被扣商品所有人可在交纳保证金后申请商品放行。申请货物放行会形成知识产权持有人申请临时禁令时所要求的“紧急情况”。Privileged and Confidential 专有并保密25C.C.海关查扣细海关查扣细节节三、货物放行
16、三、货物放行 (续续)第 14 条细节：保证金数额 -根据第 14(2)条规定，保证金必须“足以保护权利持有人的利益”。-此类利益通常包含两层含义：货币利益（损失赔偿，免除法律/法庭费用）知识产权持有人制止侵权行为的意愿 -海关需考虑上述利益。-实际数额由海关评估确定；德国按民事诉讼法第 287 部分规定执行。Privileged and Confidential 专有并保密26C.C.海关查扣细海关查扣细节节三、货物放行三、货物放行 (续续)2.货物放行（第 13 条）：-在收到查扣通知后 10（20）日内-没有启动任何法律程序-权利持有人没有根据简化程序同意销毁商品-完成了所有海关手续Pr
17、ivileged and Confidential 专有并保密27C.C.海关查扣细海关查扣细节节四、批评四、批评-专利的复杂性使当事人对海关基于嫌疑/显而易见性，暂扣/扣押货物的行动感到不满。-需要对此类暂扣/扣押行动进行补偿-两种可能的解决方式：1、应考虑可能对潜在侵权人产生的影响（比如：扣押商品是不是商品交易会的展出商品？扣押商品是否会给交易会参加者带来风险？）2、缴纳保证金后及时退还（几小时以内），不再提出其它要求。Privileged and Confidential 专有并保密28C.C.海关查扣细海关查扣细节节四、批评（续）四、批评（续）应修订海关查扣制度。目前因缺乏实质性侵权标
18、准作为控制而存在滥用风险。是否存在侵权嫌疑应由相关法院认定。Privileged and Confidential 专有并保密29C.C.海关查扣细海关查扣细节节五、损害赔偿五、损害赔偿/不合理查扣不合理查扣 1383 号条例并未提供具体的损害赔偿规定。条例第 6 条要求申请人签署声明，承诺在以下情况下承担相应的责任：根据第 9(1)条启动的程序因权利持有人的作为或不作为而中断；相关商品最终被认定没有侵犯知识产权。Privileged and Confidential 专有并保密30C.C.海关查扣细海关查扣细节节五、损害赔偿五、损害赔偿/不合理查扣（续）不合理查扣（续）1383 号条例第 1
19、9(3)条规定，申请人/权利持有人的责任划分应以各成员国法律为依据。在德国，当事人可针对不合理扣押的货物及销毁商品提出索赔。常见的补偿方法是退还货物；也可能提供赔偿金。赔偿金可包括律师费及与不合理查扣相关的其它费用。Privileged and Confidential 专有并保密31C.C.海关查扣细海关查扣细节节五、许可谈判五、许可谈判边界查扣（可以）被用作许可使用谈判或解决未决诉讼的筹码。尤其是与标准相关的知识产权，如果没有边界查扣，基于 FRAND抗辩/反托拉斯法的主张会帮助降低版税。Privileged and Confidential 专有并保密32D.D.展会中的特别措展会中的特
20、别措施施一、事前措施一、事前措施 通过登记知识产权明确的证据。向中央海关申请采取边界措施。此外，与负责商品交易会的地方海关取得联系也会很有帮助。在申请时提供详细信息；提交正宗产品。证明存在侵权需提供适当的证据；将证据带到商品交易会：需提交专利、商标、注册外观设计或实用新型证书的正本或核准副本。Privileged and Confidential 专有并保密33D.D.展会中的特别措展会中的特别措施施二、在交易会上采取的措施二、在交易会上采取的措施 如果侵犯了知识产权，权利持有人通常可要求签署停止/终止函，或向法院申请初步禁令。以上措施往往不能令人满意，因这它们通常耗时、进展慢，且效果不明显。
21、Privileged and Confidential 专有并保密34D.D.展会中的特别措展会中的特别措施施二、在商品交易会上采取的措施（续）二、在商品交易会上采取的措施（续）边界查扣特别有利于商品交易会措施的落实。在商品交易会开始之前，海关可查扣所有可疑商品（包括目录），由知识产权所有人进行检查。效率明显高于只依赖于初步禁令程序。Privileged and Confidential 专有并保密35D.D.展会中的特别措展会中的特别措施施二、商品交易会措施（续）二、商品交易会措施（续）1.以前的方法：-在商品交易会开幕之前，如果权利所有人根据第 5 条提出申请，则允许在海关场所进行检查。-
22、在通知知识产权持有人货物已查扣后即进行检查-这种方法现已放弃，因为它会严重影响和耽误了交易会展位的布置。Privileged and Confidential 专有并保密36D.D.展会中的特别措施展会中的特别措施二、商品交易会措施（续）二、商品交易会措施（续）2.现行办法 -地方海关在商品交易会开幕之前进行检查（包括各展位）；检查机关不参加。-这种检查不以法规为依据；由地方海关根据情况自行决定（杜塞尔多夫不大接受，法兰克福接受）。-仅限于根据第 5 条规定提出申请的知识产权持有人。-在接到申请人通知后进行查扣，以便为刑事诉讼程序收集证据。Privileged and Confidential
23、 专有并保密37D.D.展会中的特别措展会中的特别措施施二、商品交易会措施（续）二、商品交易会措施（续）2.现行办法：-全面查封；包括商品目录，但不包括展位 -如果进行了全面查封，那么申请人必须启动刑事诉讼程序。-在查封约 2 天后进行后续检查。-实践证明新办法非常有效：减轻了给受害方造成的不良后果，避免了负面公众影响。Privileged and Confidential 专有并保密38D.D.展会中的特别措展会中的特别措施施三、实例三、实例 DRUPA 2008 案例 DRUPA 是全球最大的印刷设备展览会，每 4 年在杜塞尔多夫举行一次。X 和 Y 是两个生产印刷设备的非欧盟公司，它们卷
24、入了几项专利诉讼。事前：Y 根据第 5 条规定针对 X 计划在 DRUPA 上展出的印刷设备零件提出查扣申请。Privileged and Confidential 专有并保密39D.D.展会中的特别措施展会中的特别措施三、实例三、实例 DRUPA 2008 案例（续案例（续）在交易会上：海关在开幕之前没收了 X 的侵权印刷机零件。X 要求立即归还机器零件的申请被驳回；归还日期被定于 DRUPA 结束后。X 随后向法院申请临时禁令，要求 Y 同意归还被扣机器零件。法院驳回了 X 的申请。Privileged and Confidential 专有并保密40D.D.展会中的特别措展会中的特别措施
25、施三、实例三、实例 DRUPA 2008 案例（续）Y 申请的中间禁令获得批准，该禁令禁止X 展出上述设备零件；此外，法院还命令将这些设备零件移交执行官（查封人）。海关将设备零件移交给查封人。X 无法在 DRUPA 上展出这些设备零件；实质程序确认存在侵权行为。Privileged and Confidential 专有并保密41E.E.抗辩抗辩与与救救济济一、申请人一、申请人 根据国家法律提起上诉根据国家法律提起上诉-确立欧盟海关法的 2913/1992 号条例（EC）：-上诉（第 243 条）-各成员国确定的程序（第 245 条）-(没有终止效力（第 244 条）-在德国：-德国财政法第
26、347 部分-1 个月内提出异议-没有终止效力-无实际关联性Privileged and Confidential 专有并保密42E.E.抗辩抗辩与与救救济济二、报关人、持有人或所有人二、报关人、持有人或所有人 对于海关行动申请，没有相应的抗辩或救济措施；在海关采取行动之前，报关人、商品的持有人或所有人不需要申请法律救济。在暂扣/扣押后，报关人、持有人或所有人可提起上诉。上诉只能基于程序性错误。根据条例第 10 条规定，是否存在侵犯知识产权的行为应由主诉讼程序认定。在第 13条规定的期限到期前无需申请法律救济。相对于申请初步禁令而言，报关人在到期后交纳保证金较容易取回取回扣押的货物。Privileged and Confidential 专有并保密43F.F.结论结论 知识产权持有人的“利剑”，能以较低的成本有效保护自己的知识产权。专利查扣的交保放行选项需进一步改进。上诉方式需进一步改进。Privileged and Confidential 专有并保密44Dr.Clemens-August Heusch,LL.M.诺基亚诉讼顾问，德国律师Balcke-Drr-Allee 2 电话+49(0)2102 8928-712440882 Ratingen 传真+49(0)2102 8928-4130Germany德国 Email 谢谢！45/60
